Nascita e "morte" del c.d. "professor's privilege" in Europa
Si riconosce alla Germania il primato di aver introdotto, a partire da fine ‘800, una distinzione – dapprima giurisprudenziale, poi legislativa – tra le invenzioni realizzate dai dipendenti di aziende private e quelle dei dipendenti universitari o centri di ricerca pubblici[ref]Sul presente paragrafo e per approfondimenti, anche bibliografici, F. Vessia, «La riforma della disciplina delle invenzioni accademiche e del settore pubblico: dal "professor’s privilege" alla titolarità istituzionale con un passo del Pnrr», in Orizzonti Diritto Commerciale, 3, 2024, 983 ss.[/ref]. Per i lavoratori del settore privato si affermò la regola per cui i diritti nascenti dall’invenzione spettavano al datore di lavoro[ref]In breve, il diritto a depositare la domanda di brevetto e – in caso di concessione dello stesso – ad esercitare i relativi diritti di esclusiva (a livello nazionale, i due diritti sono previsti, rispettivamente, all’art. 63, co. 2 c.p.i. e 66 c.p.i.)[/ref] poiché “come [il dipendente] non ha lavorato per sé, così non ha nemmeno inventato per sé"[ref]Reichsgericht, 29 ottobre 1883, 467 (traduzione a cura dell’Autore).[/ref].
Tale regola – derogatoria rispetto al principio generale della proprietà intellettuale che attribuisce all’inventore i “frutti” della propria attività – non venne invece estesa ai dipendenti universitari e dei centri di ricerca pubblici per due principali motivi: (i) la volontà di presidiare la libertà di insegnamento e ricerca e (ii) la concezione della ricerca pubblica come attività finalizzata a produrre conoscenza libera a beneficio della collettività.
Nasce così e si diffonde in Europa il c.d. "professor’s privilege", ove il “privilegio” consiste nel mantenimento per alcuni dipendenti pubblici di un regime di titolarità delle invenzioni conforme ai principi generali della proprietà intellettuale, in contrapposizione a quello “derogatorio” applicato ai lavoratori del settore privato.
Se l’origine del "professor’s privilege" è attribuita alla Germania, l’opposta "invention for-hire doctrine" è tradizionalmente ricondotta alla legislazione statunitense e, in particolare, al Bayh-Dole Act[ref]The Patent and Trademark Law Amendments Act.[/ref] del 1982. Quest’ultimo introdusse – in estrema sintesi – un sistema di titolarità istituzionale delle invenzioni dei dipendenti universitari con l’obiettivo di favorire gli investimenti privati nella ricerca accademica e contrastare eventuali distorsioni della concorrenza. Il modello si diffuse rapidamente in Europa – sostenuto da motivazioni in parte simili in parte diverse da quelle statunitensi – fino a sostituire completamente – salvo poche eccezioni – il "professor’s privilege". Tra la fine degli anni ’70 e i primi anni 2000, tra i Paesi europei che adottarono il nuovo modello figurano Austria, Danimarca, Finlandia, Germania e Norvegia. Altri Stati, come Francia, Spagna e Regno Unito, rafforzarono invece la propria disciplina già orientata ad una titolarità istituzionale delle invenzioni. Le principali eccezioni furono la Svezia, che mantenne il proprio regime di "professor’s privilege" introdotto nel 1949, e l’Italia che, in controtendenza, vi aderì nel 2001 per poi abbandonarlo solo nel 2023.
Una disciplina tormentata: dalla riforma del 2001 al disegno di legge del 2022
La riforma del 2001
Con la L. 383/2001[ref]L. 10 ottobre 2001, n. 383, “Primi interventi per il rilancio dell’economia”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 24 ottobre 2001, n. 248, anche nota come “Tremonti bis”.[/ref] il legislatore introdusse nella legge invenzioni[ref]Regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 e ss.mm.ii., abrogato con l’entrata in vigore del Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, ossia il Codice della proprietà industriale.[/ref] (di seguito, “l.i.”) l’art. 24-bis che attribuiva ai dipendenti delle università e degli enti pubblici di ricerca – e non alla struttura di appartenenza – il diritto al brevetto[ref]Ossia il diritto di depositare la domanda di brevetto; condizione preliminare che permette di esercitare, in caso di rilascio del titolo, il diritto esclusivo all’utilizzazione dell’invenzione.[/ref] sulle invenzioni da loro realizzate, mentre all’ente spettava soltanto una percentuale dei proventi derivanti dallo sfruttamento dell’invenzione[ref]Sul presente paragrafo e per approfondimenti, anche bibliografici, C. Galli, «La revisione del Codice della Proprietà Industriale e la “controriforma” della disciplina delle invenzioni universitarie», in Il diritto industriale, fasc. 5, 2023, 2 ss.; A. Sirotti Gaudenzi, «Il nuovo quadro delle invenzioni dei ricercatori», in Rivista di Diritto Industriale, fasc. 4–5, 2023, 215–16, 223–24; E. Arezzo, «La nuova disciplina della titolarità dei frutti della ricerca universitaria ed il relativo impatto sul trasferimento tecnologico: un’occasione mancata?», in Le nuove leggi civili commentate, fasc. 4, 2024, 2 ss.; F. Vessia, «La riforma della disciplina delle invenzioni accademiche e del settore pubblico», cit., 986–93.[/ref]. Questa disciplina si discostava nettamente da quella prevista (ed ancora vigente) per gli altri lavoratori pubblici e quelli privati ove il diritto al brevetto sull’invenzione conseguita nel rapporto lavorativo è attribuito al datore di lavoro, fatto salvo il diritto del lavoratore: (i) ad essere riconosciuto come autore dell’invenzione e, in alcuni casi, (ii) a percepire un premio per la sua realizzazione[ref]C. Galli, «La revisione del Codice della Proprietà Industriale e la “controriforma” della disciplina delle invenzioni universitarie», cit., 2.[/ref].
Come prevedibile, la soluzione italiana apparve sin da subito difficilmente comprensibile, soprattutto se contestualizzata in un momento storico in cui l’Europa – come appena ricordato – stava progressivamente abbandonando il "professor’s privilege" in favore dell’opposta "invention-for-hire doctrine". Sul punto basti pensare che mentre nel 2001 l’Italia adottava il "professor’s privilege", l’anno seguente la Germania – Paese che aveva dato origine al primo modello nonché leader dell’innovazione in Europa – lo abbandonava in favore di una titolarità istituzionale delle invenzioni[ref]A. Sirotti Gaudenzi, «Il nuovo quadro delle invenzioni dei ricercatori», cit., 215; E. Arezzo, «La nuova disciplina della titolarità dei frutti della ricerca universitaria ed il relativo impatto sul trasferimento tecnologico: un’occasione mancata?», cit., 2.[/ref].
La scelta del legislatore italiano aveva l’obiettivo di rilanciare un sistema ritenuto inefficiente in ragione di un’asserita inerzia ed inadeguatezza delle università nella gestione delle invenzioni. L’idea era quella di far leva sull’“interesse egoistico del ricercatore”, confidando che ciò avrebbe incentivato il deposito di brevetti e una più efficace valorizzazione commerciale delle invenzioni accademiche[ref]E. Arezzo, «La nuova disciplina della titolarità dei frutti della ricerca universitaria ed il relativo impatto sul trasferimento tecnologico: un’occasione mancata?», cit., 2 che richiama sul punto M. Libertini, «I centri di ricerca e le invenzioni dei dipendenti nel Codice della Proprietà Intellettuale», in Rivista di diritto industriale, fasc. 1, 2006, 49 ss. In senso analogo F. Vessia, «La riforma della disciplina delle invenzioni accademiche e del settore pubblico», cit., 986 ss. a cui si rimanda per una panoramica sulle principali critiche al "professor’s privilege" italiano fondato su quanto appena descritto.[/ref].
La riforma del 2001 fu tuttavia oggetto di ampie critiche: non solo dai giuristi[ref]Ex multis, G. Sena, «Una norma da riscrivere», in Rivista di diritto industriale, 2001, 243 ss.; V. Di Cataldo, «Le invenzioni delle Università. Regole di attribuzione di diritti, regole di distribuzione di proventi e strumenti per il trasferimento effettivo delle invenzioni al sistema delle imprese», in Rivista di diritto industriale, 2002, 337; M. Libertini, «Appunti sulla nuova disciplina delle “invenzioni universitarie”», in Foro Italiano, fasc. 2, 2002, 1 ss.; C. Galli, «La nuova disciplina delle invenzioni realizzate da pubblici ricercatori», in Diritto e pratica delle società, 2002, 40 ss.; M. Granieri, «La disciplina delle invenzioni accademiche nel Codice della proprietà industriale», in Il diritto industriale, fasc. 1, 2005, 29 ss.; G. Remotti, «Le configurazioni delle situazioni di appartenenza sui risultati della ricerca universitaria tra libertà di ricerca e nuove dinamiche concorrenziali tra gli atenei», in Giurisprudenza commerciale, 2021, 923 ss.[/ref] – anche per una formulazione tecnica non particolarmente felice – ma anche da parte delle Università e dagli enti pubblici di ricerca, ai quali venivano sottratti i proventi che avrebbero potuto finanziare le attività istituzionali. A ciò si aggiungevano le critiche delle imprese private finanziatrici (o cofinanziatrici) della ricerca pubblica, interessate a vedersi riconosciuta la titolarità originaria dei risultati innovativi resi possibili dal loro contributo economico[ref]C. Galli, «La revisione del Codice della Proprietà Industriale e la “controriforma” della disciplina delle invenzioni universitarie», cit., 2 ss. L’Autore osserva che quantomeno le istanze dei finanziatori privati paiono esser state ascoltate e (in parte) risolte con il varo del Codice della proprietà della proprietà industriale introducendo il comma 5 all’art. 65 secondo cui “Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'università, ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore”, alle quali si applica quindi la disciplina per ordinaria dell’art. 64.[/ref].
Il progetto di riforma del 2010 e il mancato esercizio della delega parlamentare
A circa dieci anni dalla riforma del 2001 – anche alla luce delle ampie e diffuse critiche che aveva suscitato – il legislatore sembrò avviarsi, per la prima volta, sulla strada di una contro-riforma, ossia verso un ritorno al modello della titolarità istituzionale delle invenzioni accademiche[ref]C. Galli, «La revisione del Codice della Proprietà Industriale e la “controriforma” della disciplina delle invenzioni universitarie», cit., 2 ss.[/ref]. In particolare, con l’art. 19 della legge 99/2009[ref]L. 23 luglio 2009, n. 99 “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 31 luglio 2009, n. 176.[/ref] il Parlamento delegò il Governo ad una riforma del Codice della proprietà industriale nel rispetto di taluni principi e criteri direttivi. Tra questi figurava l’indicazione di “prevedere che, nel caso di invenzioni realizzate da ricercatori universitari o di altre strutture pubbliche di ricerca, l'università o l'amministrazione attui la procedura di brevettazione, acquisendo il relativo diritto sull'invenzione”[ref]Art. 19, co. 15, lett. d), L. 99/2009.[/ref]. Tuttavia, il Consiglio dei ministri che approvò il testo definitivo della riforma del Codice della proprietà industriale con il D.lgs. 131/2010[ref]D.lgs. 13 agosto 2010, n. 131, “Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà industriale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 agosto 2010, n. 192.[/ref] decise di espungere tale previsione dal decreto, così astenendosi dal dare attuazione alla delega parlamentare[ref]Il punto è sottolineato da C. Galli, «La revisione del Codice della Proprietà Industriale e la “controriforma” della disciplina delle invenzioni universitarie», cit., 2 ss.[/ref].
La “controriforma” del 2023: le motivazioni “istituzionali” del cambio di rotta
È stato necessario attendere altri 12 anni affinché il legislatore tornasse ad occuparsi nuovamente della materia. Con la L. 102/2023[ref]L. 24 luglio 2023, n. 102, “Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’8 agosto 2023, n. 184[/ref] di riforma del Codice della proprietà industriale il legislatore ha infatti posto fine al "professor’s privilege" nel nostro Paese, così allineandosi all’esperienza europea.
In particolare, per quanto qui interessa[ref]Come osserva C. Galli, «La revisione del Codice della Proprietà Industriale e la “controriforma” della disciplina delle invenzioni universitarie», cit., 1 ss., oltre all’introduzione – sempre in materia brevettuale – della possibile convivenza di un brevetto italiano e di uno europeo designante l’Italia (ad effetti unitari), numerose sono le altre modifiche introdotte: “[…] si va da una serie di semplificazioni e chiarimenti in materia di procedure amministrative di concessione dei titoli di proprietà industriale e di opposizione alla registrazione dei marchi, all’ innalzamento della sanzione amministrativa per “Chiunque appone, su un oggetto, parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che l’oggetto sia protetto da brevetto, disegno o modello oppure topografia o a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato” di cui all’art. 127, comma 2, cod. prop. ind.; dall’abbreviazione da 90 a 60 giorni del periodo di c.d. segretazione militare delle domande di brevetto per invenzione e modello di utilità e di topografie a semiconduttori, alla riduzione da 40 a 30 giorni dei termini per la convocazione delle parti in udienza dinanzi alla Commissione dei Ricorsi; dall’ inclusione espressa dei casi di “evocazione” (in sostanza, l’agganciamento alla notorietà di essi) delle DOP e IGP nel novero di quelli che impongono il rifiuto di registrazione di un marchio, all’estensione anche a questo caso (e agli altri di interferenza con DOP e IGP) della procedura di opposizione, attivabile dai “soggetti legittimati a tutelare i diritti conferiti da una denominazione di origine o da un’ indicazione geografica nonché, in assenza di un consorzio di tutela riconosciuto (...) il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”.[/ref] il legislatore ha, da un lato, riformato l’art. 65 c.p.i. e, dall’altro lato, introdotto un nuovo art. 65-bis c.p.i. – dalla natura programmatica – secondo cui “Le istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca ovvero gli IRCCS possono dotarsi, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche in forma associativa nell'ambito della propria autonomia, di un ufficio di trasferimento tecnologico con la funzione di promuovere la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale […]”.
Tra le principali motivazioni che hanno determinato questa inversione di rotta si individuano, quantomeno per quanto dichiarato a livello istituzionale[ref]Camera dei deputati e Senato della repubblica, Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (A.C. 1134) (2023).[/ref], “la perpetrazione di un trattamento disuguale tra dipendenti delle università e dei centri di ricerca pubblici e altri lavoratori, soggetti alla disciplina di cui all'articolo 64 del CPI, in possibile contrasto con l'articolo 3 della Costituzione” e (ii) “la disomogeneità del sistema adottato dal nostro Paese rispetto al contesto internazionale e le mutate condizioni contingenti che hanno fatto venir meno le ragioni giustificative di una tale regolamentazione"[ref]Si aggiungono, sempre in Camera dei deputati e Senato della repubblica, Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (A.C. 1134): “(i) la carente determinatezza in merito alle figure professionali rientranti nella nozione di “ricercatore”; (ii) l'eccessiva delegazione alla regolamentazione negoziale di aspetti dirimenti, come, nel caso di invenzioni di più autori appartenenti sia ad università o enti pubblici sia ad enti privati e in cui quest'ultimi non finanzino direttamente la ricerca, la determinazione delle quote spettanti a ciascun avente diritto; (iii) i numerosi vuoti normativi, come in relazione all'ipotesi in cui il ricercatore decida di non voler brevettare l'invenzione o in cui non ottemperi l'obbligo comunicativo (rispetto al quale manca una qualsiasi indicazione in relazione alle eventuali tempistiche o, in casi di inosservanza, sanzioni) o, ancora, delle conseguenze che l'inventore potrebbe subire nel caso in cui cedesse i propri diritti a condizioni particolarmente svantaggiose in danno all'amministrazione”.[/ref].
Il primo obiettivo – come si chiarirà di seguito – non pare essere stato raggiunto, dato che il nuovo art. 65 c.p.i. parifica (parzialmente) la posizione dell’Università/ente pubblico di ricerca/IRCCS a quella del datore di lavoro ex art. 64 c.p.i., ma non quella dei relativi dipendenti[ref]E. Arezzo, «La nuova disciplina della titolarità dei frutti della ricerca universitaria ed il relativo impatto sul trasferimento tecnologico», cit., 5–6.[/ref].
Il secondo obiettivo, invece, fotografa una realtà fattuale – tratteggiata nei paragrafi precedenti – di “isolazionismo” dell’Italia (con l’eccezione della Svezia) nell’adozione del "professor’s privilege" rispetto alla diffusione europea della "invention for-hire doctrine" con la conseguente opportunità di allinearsi agli altri Paesi, con ciò riconoscendo – più o meno velatamente – il fallimento della scelta attuata nel 2001.
(Segue): il nuovo art. 65 c.p.i.
Il primo comma del nuovo art. 65 c.p.i. prevede che “In deroga all'articolo 64[ref]L’art. 64 c.p.i. disciplina il regime ordinario della titolarità dei diritti nascenti dall’invenzione realizzata dal dipendente.[/ref], quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, anche se a tempo determinato, con un'università, anche non statale legalmente riconosciuta, un ente pubblico di ricerca o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), nonché nel quadro di una convenzione tra i medesimi soggetti, i diritti nascenti dall'invenzione spettano alla struttura di appartenenza dell'inventore, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore, nei termini di cui al presente articolo. Se l'invenzione è conseguita da più persone, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutte le strutture interessate in parti uguali, salva diversa pattuizione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 6"[ref]L’art. 6 c.p.i. disciplina la comunione di diritti di proprietà industriale richiamando – fatto salvo le convenzioni contrarie tra i comunisti – le disposizioni del codice civile in materia in quanto compatibili; in questo senso trova applicazione l’art. 1101, co. 1 c.c. secondo cui “Le quote dei partecipanti si presumono eguali”. La previsione rappresenta una novità di rilievo rispetto al testo precedente, che invece stabiliva che “In caso di più autori […] i diritti derivanti dall’invenzioni appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione”. In breve, in caso di invenzione conseguita da più persone si passa da un regime che prevedeva l’eguaglianza delle quote ex lege con possibilità di patto contrario a un sistema che solo presume l’eguaglianza di dette quote – quindi con possibilità di prova contraria del diverso contributo dei vari autori – sempre con possibilità di diversa pattuizione. Sui profili di possibile incostituzionalità ex art. 3 Cost. del previgente regime, C. Galli, «La revisione del Codice della Proprietà Industriale e la “controriforma” della disciplina delle invenzioni universitarie», cit., 2.[/ref].
Sul piano procedurale – profilo che non sarà qui oggetto di analisi – la norma pone in capo all’inventore l’obbligo di comunicare alla propria struttura di appartenenza l’oggetto dell’invenzione con l’“onere”[ref]Vi sono motivi per ritenere che il legislatore abbia qui fatto riferimento al concetto di “onere” in modo atecnico, che giuridicamente indica la situazione giuridica soggettiva che “[…] ricorre quando ad un soggetto è attribuito un potere, ma l’esercizio di tale potere è condizionato ad un adempimento (che però, essendo previsto nell’interesse dello stesso soggetto, non è obbligatorio e quindi non prevede sanzioni per l’ipotesi che resti inattuato)” (A. Torrente, P. Schlesinger, Manuale di diritto privato, ed. XXII, a c. di F. Anelli e C. Granelli, Giuffrè, 2015, 91). Difatti, un’eventuale divulgazione del trovato distruttiva della sua novità da parte dell’inventore implica un danno nei confronti della relativa struttura di appartenenza che è titolare – quantomeno in prima istanza – del diritto al brevetto sull’invenzione. Allo stesso modo, un’analoga divulgazione effettuata dalla struttura di appartenenza impedirebbe ex ante l’esercizio del diritto al brevetto da parte dell’inventore nei casi di deposito autonomo della domanda di brevetto previsti in suo favore dall’art. 65 c.p.i. In ragione di ciò, si può concludere che la situazione giuridica soggettiva qui in commento sia, in termini tecnici, non quella di “onere” ma di vero e proprio “obbligo”.[/ref] a carico di entrambe le parti di salvaguardarne la novità. Il legislatore disciplina anche l’ipotesi “patologica” in cui l’inventore, in violazione di quanto appena detto, non comunichi l’oggetto dell’invenzione: quest’ultimo non può depositare la domanda di brevetto e, qualora lo facesse, la struttura di appartenenza può rivendicarla ex art. 118 c.p.i.
Per evitare situazioni di impasse, il legislatore prevede un termine semestrale (prorogabile condizionatamente di ulteriori 3 mesi) entro cui la struttura di appartenenza dell’inventore o deposita la domanda di brevetto o comunica a quest’ultimo l’assenza di interesse a procedervi.
In ciò consistono gli elementi principali della nuova disciplina che, per il resto, rimette all’autonomia delle strutture di appartenenza la definizione di ulteriori punti (richiamati e non) dall’art. 65 c.p.i.
Di seguito, si intendono svolgere alcune considerazioni sull’ambito di applicazione della norma in questione, sul piano soggettivo ed oggettivo.
Il piano di applicazione soggettivo: gli enti interessati
Il piano soggettivo di applicazione della norma si articola su due livelli: (i) le categorie degli enti “pubblici"[ref]Come si vedrà subito, la disciplina attuale prevede due ipotesi “eccezionali” in cui la disciplina ex art. 65 c.p.i. si applica anche nei confronti di soggetti privati che vengono in questo modo esclusi – data l’alternatività dei due regimi – dall’applicazione dell’art. 64 c.p.i.[/ref] in favore dei quali opera il nuovo regime di titolarità istituzionale (di seguito, per semplicità, gli “enti interessati”) e (ii) i rapporti “negoziali[ref]Come si vedrà infra, la disciplina deve dirsi applicata anche nei confronti di soggetti che non hanno necessariamente un rapporto contrattuale di tipo giuslavoristico con l’ente di appartenenza, come accade ad esempio per “gli studenti dei corsi di laurea”.[/ref] intercorrenti con tali enti in cui può realizzarsi l’attività inventiva. Da questo secondo profilo è possibile ricavare quali categorie di soggetti afferenti all’ente sono sottoposte alla nuova disciplina.
Partendo dal primo livello, il nuovo art. 65, co. 1 c.p.i.:
i. ricomprende espressamente anche l’università “non statale legalmente riconosciuta”;
ii. sostituisce la precedente locuzione “pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca” con quella più rigorosa[ref]Arezzo, «La nuova disciplina della titolarità dei frutti della ricerca universitaria ed il relativo impatto sul trasferimento tecnologico», 3.[/ref] di “ente pubblico di ricerca”;
iii. estende la sua applicazione agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)[ref]Ai sensi dell’art. 1, co. 1 del D.lgs. 288/2003 ss.mm.ii., “Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono enti a rilevanza nazionale dotati di autonomia e personalità giuridica che, secondo standards di eccellenza, perseguono finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari ed effettuano prestazioni di ricovero e cura di alta specialità o svolgono altre attività aventi i caratteri di eccellenza di cui all'articolo 13, comma 3, lettera d)”.[/ref] in generale, ossia senza escludere quelli di natura privati[ref]M. Granieri, «Tra concorrenza e isomorfismo normativo: la nuova disciplina delle invenzioni della ricerca (pubblica?)», in Il Foro Italiano, fasc. 11, 2023, 382 ss.[/ref].
Sul punto si possono muovere talune osservazioni. La prima è che si registra un ampliamento dell’ambito di applicazione della disciplina, quantomeno sul piano strettamente normativo[ref]La dottrina aveva già ricavato dal previgente art. 65 c.p.i. talune ipotesi applicative ora espressamente codificate. È il caso, ad esempio, dell’applicazione della disciplina anche alle università non statali legalmente riconosciute (sul punto, M. Libertini, «Appunti sulla nuova disciplina delle “invenzioni universitarie”», cit., 2173 per cui “È da ritenere che la disciplina [i.e. l’art. 24-bis l.i., che è stato riprodotto pressoché fedelmente nell’art. 65 c.p.i. previgente con l’aggiunta di una previsione in tema di ricerca finanziata] si applichi a tutte le università, anche quelle private, in coerenza con un principio di parità di trattamento e di concorrenzialità fra i due tipi di struttura”).[/ref]. La seconda è che, anche dalla semplice elencazione dei soggetti coinvolti, risulta evidente come la disciplina non sia più “confinata” alle invenzioni realizzate nei rapporti con soggetti pubblici, essendo presenti due “eccezioni”[ref]Si fa riferimento alle università non statali legalmente riconosciute e agli IRCCS privati. Va comunque fatto salvo quanto detto nella precedente nota n. 32[/ref] giustificate (ragionevolmente) dall’esigenza di non creare discriminazioni all’interno delle università riconosciute e degli IRCCS sottoposti alla vigilanza e controllo del Ministero della Salute[ref]M. Granieri, «Tra concorrenza e isomorfismo normativo», cit., 382.[/ref].
Infine, chiudendo il primo livello, parte della dottrina ritiene che dalla riforma dell’art. 65 c.p.i. possa desumersi un criterio utile ad orientare l’applicazione dell’art. 64 ovvero dell’art. 65 c.p.i. qualora un ente (e, in particolare, un organismo di ricerca) non rientri prima facie in nessuna delle due discipline[ref]Sul punto F. Vessia, «La riforma della disciplina delle invenzioni accademiche e del settore pubblico», cit., 996–98, sul presupposto per cui l’obiettivo del MIISE con la riforma dell’art. 65 c.p.i. era assoggettare all’art. 65 c.p.i. tutte le invenzioni realizzate al di fuori dalle imprese, argomenta che tutti gli Organismi di Ricerca di cui al Reg. (UE) 651/2014 “[…] che svolgano attività di ricerca in maniera principale e in modo indipendente siano suscettibili di rientrare nel perimetro di applicazione dell’art. 65 c.p.i., sia che rivestano forma pubblica sia se abbiano forma giuridica privata”.[/ref].
Il novero dei rapporti con gli enti interessati a cui si applica l’art. 65 c.p.i. va ricostruito, a sua volta, lungo due direttrici.
La prima, più immediata, è indicata dal legislatore al primo comma ove si prende in considerazione l’invenzione industriale realizzata “[…] nell’esecuzione o nell’adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d’impiego, anche se a tempo determinato […]” con gli enti istituzionali. Rispetto alla formulazione precedente[ref]Ove il rapporto rilevante era “[…] il rapporto di lavoro con un università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca”.[/ref], viene adottata la locuzione più ampia di “contratto o [di un] rapporto di lavoro o d’impiego” ma, soprattutto, si specifica che detto contratto o rapporto può anche essere “a tempo determinato”, circostanza che amplia – o forse codifica – l’applicazione della disciplina anche a soggetti legati con gli enti interessati da rapporti non stabili[ref]Sul punto si veda E. Arezzo, «La nuova disciplina della titolarità dei frutti della ricerca universitaria ed il relativo impatto sul trasferimento tecnologico», cit., 3–4, che definisce la disposizione essenziale “[…] in vista della necessità di poter tornare a ricomprendere nella disciplina dell’art. 65 c.p.i. le invenzioni dei ricercatori universitari propriamente intesi: figura profondamente rinnovata dalla Legge Gelmini del 2010” e F. Vessia, «La riforma della disciplina delle invenzioni accademiche e del settore pubblico», cit., 1004.[/ref].
Il reale ampliamento – che rappresenta una delle principali novità della riforma – opera tuttavia lungo la seconda direttrice. L’art. 65, co. 4, lett. a) c.p.i. prevede ora che “I soggetti indicati al comma 1 [i.e. le università, gli enti pubblici di ricerca e gli IRCCS], nell'ambito della propria autonomia, disciplinano: a) le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ai soggetti che hanno titolo a partecipare alle attività di ricerca, compresi gli studenti dei corsi di laurea per i risultati inventivi conseguiti nell'ambito delle attività di laboratorio ovvero nei percorsi di laurea; […]”.
L’interpretazione di tale previsione non è unanime in dottrina. Una prima impostazione ritiene che essa rimetta all’autonomia regolamentare degli enti interessati la scelta (a quel punto discrezionale) di ampliamento soggettivo dell’ambito di applicazione dell’art. 65 c.p.i.[ref]“Questa previsione, che rimette all’autonomia regolamentare la scelta di ampliamento dell’ambito soggettivo di applicazione delle invenzioni accademiche a tutti coloro che prendono parte alle attività di ricerca […]” F. Vessia, «La riforma della disciplina delle invenzioni accademiche e del settore pubblico», cit., 1004; “Per altro verso, il legislatore non sembra affatto contrario ad una tale estensione [i.e. agli assegnisti di ricerca, dottorandi e borsisti], prevedendo espressamente la possibilità – per Atenei ed enti pubblici di ricerca di applicare i precetti normativi del nuovo art. 65 c.p.i. a qualsivoglia soggetto che abbia titolo a partecipare all’attività di ricerca, ivi compresi gli studenti dei percorsi di laurea che, pur non essendo legati all’Ateneo da nessun rapporto di impiego, potrebbero essere coinvolti in attività sperimentali o di laboratorio”, E. Arezzo, «La nuova disciplina della titolarità dei frutti della ricerca universitaria ed il relativo impatto sul trasferimento tecnologico», cit., 4.[/ref]. Una seconda impostazione, invece, sostiene che vi sia una equiparazione ex lege tra gli inventori indicati al primo comma e quelli menzionati nel comma 4, lett. a)[ref]“Del disegno di legge è stata anche mantenuta l’equiparazione tra inventori dipendenti degli enti di ricerca sottoposti a questa disciplina speciale e gli altri soggetti “che hanno titolo a partecipare alle attività di ricerca, compresi gli studenti dei corsi di laurea per i risultati inventivi conseguiti nell’ambito delle attività di laboratorio o nei percorsi di laurea”, peraltro inserendola nella disposizione programmatica che impone l’adozione da parte dell’ente di disposizioni regolamentari che disciplinino le “modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo” a tali soggetti”, C. Galli, «La revisione del Codice della Proprietà Industriale e la “controriforma” della disciplina delle invenzioni universitarie», cit., 3 ss.; “Si potrebbe argomentare che per i soggetti coinvolti nell’attività di ricerca, diversi da quelli nominati esplicitamente dall’art. 65, la deroga al principio della titolarità individuale sarebbe dovuta discendere da una norma di legge e non da un atto regolamentare, trattandosi di questioni di diritti soggettivi. Ma la terminologia usata dal legislatore non lascia adito a dubbi, giacché gli enti debbono disciplinare le «modalità di applicazione» dell’art. 65 alle altre categorie di soggetti e non già disporre diversamente in punto di titolarità”, M. Granieri, «Tra concorrenza e isomorfismo normativo», cit., 383.[/ref].
Tra le due posizioni – che implicano differenze applicative rilevanti – sembra preferibile la seconda. Dalla lettera della norma, infatti, si deve ritenere che il legislatore abbia voluto valorizzare l’autonomia regolamentare degli enti soltanto in relazione al quomodo dell’applicazione della disciplina “ai soggetti che hanno titolo a partecipare alle attività di ricerca”, e non in relazione all’an di detta applicazione, che è scelta già compiuta a monte dal legislatore[ref]La soluzione è peraltro coerente con l’interpretazione unanime che si dà all’autonomia regolamentare degli enti nel medesimo co. 4, alla lettera b) per cui “I soggetti indicati al comma 1, nell'ambito della propria autonomia, disciplinano: […] b) i rapporti con gli inventori e le premialità connesse con l'attività inventiva; […]”. Sul punto, l’interpretazione maggioritaria vuole che l’autonomia degli enti non implichi la possibilità di decidere se implementare o meno un sistema di premialità connesso all’attività inventiva – che, diversamente, porrebbe un conflitto ex art. 3 Cost. rispetto ai soggetti ex art. 64 c.p.i. ben più grave rispetto alle precedenti formulazioni dell’art. 65 c.p.i. – ma solo di demandarne la quantificazione (sul punto, C. Galli, «La revisione del Codice della Proprietà Industriale e la “controriforma” della disciplina delle invenzioni universitarie», cit., 3).[/ref].
Alla luce di questa impostazione, la ratio della previsione può essere individuata nell’esigenza – nei casi di cui al comma 4, lett. a) – di definire una procedura regolamentare di applicazione della disciplina in ragione della variabilità e della minore intensità dei rapporti che intercorrono tra l’ente interessato e i soggetti che genericamente “hanno titolo di partecipare alle attività di ricerca”.
Il piano di applicazione oggettivo
Sul piano oggettivo la formulazione apparentemente chiara del primo comma dell’art. 65 c.p.i. – secondo cui “[…] i diritti nascenti dall'invenzione spettano alla struttura di appartenenza dell'inventore, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore, nei termini di cui al presente articolo” – nasconde in realtà talune difficoltà applicative in alcuni casi particolari. Molte di queste difficoltà sono invero riconducibili alla scelta nel legislatore di adottare un regime di titolarità istituzionale non assoluto ma relativo, ammettendo l’esercizio da parte dell’inventore del diritto al brevetto qualora la struttura di appartenenza non depositi la domanda per il titolo nel termine dell’art. 65, co. 3 c.p.i. ovvero gli comunichi, in pendenza di detto termine, l’assenza di interesse a procedervi.
Si analizzano di seguito alcune ipotesi particolari, dando per presupposto il rispetto dei requisiti soggettivi analizzati sopra.
Il caso dell’invenzione brevettabile con ente interessato (o non interessato) a procedere alla brevettazione
Nulla quaestio nel caso espressamente regolato dal legislatore in cui l’inventore realizzi un’invenzione:
i. brevettabile, ossia dotata dei requisiti di novità, attività inventiva e applicazione industriale disciplinati rispettivamente agli artt. 46, 48 e 49 c.p.i.; e
ii. verso la quale la struttura di appartenenza sia (o non sia) interessata a precedere con la brevettazione, indipendentemente dal fatto che tale interesse venga (o meno) comunicato all’inventore a norma dell’art. 65, co. 3 c.p.i.
In questa ipotesi, il diritto al brevetto spetta originariamente alla struttura di appartenenza dell’inventore. Qualora non eserciti detto diritto nei termini previsti dall’art. 65 o, in detto termine, comunichi direttamente all’inventore che non intende procedervi, l’inventore può depositare autonomamente la domanda di brevetto.
Il caso dell’invenzione non brevettabile
Le difficoltà emergono non appena ci si discosta dal regime delineato dal legislatore, ad esempio laddove ci si chiede se spettino alla struttura di appartenenza dell’inventore anche i diritti sulle invenzioni non brevettabili. La possibilità non è totalmente da escludere in quanto taluni trovati, pur non essendo brevettabili, possono egualmente essere economicamente rilevanti[ref]Ciò può accadere quando l’impossibilità di accedere alla tutela brevettuale discende da un livello di attività inventiva (non inesistente ma) insufficiente.[/ref].
Sul piano strettamente letterale, si potrebbe sostenere la titolarità in capo agli enti interessati anche di tali invenzioni valorizzando la differenza tra le due formulazioni dell’art. 65 c.p.i. Nella versione previgente, infatti, il legislatore allocava al ricercatore “i diritti derivanti dall’invenzione brevettabile”, mentre nell’attuale formulazione spettano alla struttura di appartenenza “i diritti nascenti dall’invenzione”, senza alcuna specificazione sulla sua effettiva brevettabilità.
Tuttavia, la forza di questo argomento pare limitata, o quantomeno non dirimente, soprattutto se si considera che lo stesso risultato può essere raggiunto richiamando una serie di norme sparse nella disciplina del diritto d’autore e della proprietà industriale che giustificano un principio generale di titolarità in capo all’ente di appartenenza di tutte le opere create in esecuzione di un rapporto di lavoro o di impiego[ref]Per approfondimenti, anche sul piano bibliografico, F. Vessia, «La riforma della disciplina delle invenzioni accademiche e del settore pubblico», cit., 998.[/ref]. In applicazione di detto principio si può dunque sostenere che anche le invenzioni non brevettabili realizzate nei contesti regolati dall’art. 65 c.p.i. rientrino nella sfera della struttura di appartenenza.
Il caso dell’invenzione brevettabile con ente interessato a sfruttarla in regime di segreto ex art. 98 ss. c.p.i.
Ancora diverso – e forse più problematico – è il caso in cui l’inventore pervenga ad un’invenzione brevettabile che la struttura di appartenenza intende sfruttare non attraverso il brevetto ma in regime di segreto ex art. 98 ss. c.p.i. Sul punto sembra che la dottrina maggioritaria propenda verso la possibilità (rectius, il diritto) per l’ente interessato di procedere anche in quest’ultimo senso[ref]“[…] il comma 1 del nuovo art. 65 cod. prop. ind. attribuisce a questi enti di ricerca “i diritti nascenti dall’invenzione” (e quindi il diritto a brevettarla o a farla sfruttare in regime di segreto, verosimilmente da aventi causa dell’ente) […]”, C. Galli, «La revisione del Codice della Proprietà Industriale e la “controriforma” della disciplina delle invenzioni universitarie», cit., 3; “Inoltre, non può sottacersi il fatto che il legislatore del 2023 si riferisca ai «diritti nascenti dall’invenzione», con ciò facendo intendere che anche i trovati non brevettati o, rectius, non destinati alla brevettazione facciano nascere i diritti patrimoniali in capo alla struttura di appartenenza dell’inventore”, A. Sirotti Gaudenzi, «Il nuovo quadro delle invenzioni dei ricercatori», cit., 224; “[…] ci si chiedeva già nel vigore della precedente disciplina e ci si continua a interrogare ancora oggi, su quale sia la disciplina delle opere dell’ingegno realizzate dai ricercatori accademici che siano diverse dalle invenzioni brevettabili, in specie […] know-how ed altre opere proteggibili attraverso diritti di proprietà industriale titolati e non titolati”, F. Vessia, «La riforma della disciplina delle invenzioni accademiche e del settore pubblico», cit., 998, che conclude in senso affermativo.[/ref].
Tuttavia, la lettera della norma e, in particolare, il diritto riconosciuto all’inventore di depositare la domanda di brevetto qualora non vi provveda la struttura di appartenenza sembrano orientare verso una soluzione opposta. Una volta che viene realizzata un’invenzione brevettabile, l’art. 65 c.p.i. rimette all’ente interessato un’alternativa a due vie sul piano della tutela del trovato: procedere o non procedere con il deposito della domanda di brevetto. L’alternativa non sembra estendersi invece al piano diverso delle modalità di sfruttamento dell’invenzione, che sia attraverso il brevetto o il segreto commerciale.
In questo senso, qualora l’ente di appartenenza optasse per uno sfruttamento dell’invenzione in regime di segretezza, ciò comporterebbe – per definizione – il mancato deposito della domanda di brevetto, permettendo – nel meccanismo delineato dal legislatore – all’inventore di procedere autonomamente al deposito della domanda: ciò implicherebbe una divulgazione del trovato incompatibile con lo sfruttamento ex art. 98 ss. dello stesso da parte dell’ente interessato.